Informe Jurídico de Expediente Administrativo N° 706814-2017

Abstract

En el presente informe jurídico se analiza el expediente administrativo que versa sobre un caso de interposición de acción de cancelación de marca por falta de uso, solicitada por la empresa N.C S.A.C., mediante la cual se pretende cancelar el registro de la marca “TRÉBOL” inscrita a favor de la empresa C.C. S.A. con certificado de registro N° 154983, la cual distingue productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional. Adicionalmente se solicita la anotación preventiva de la solicitud de cancelación. Al respecto, se requiere a la parte emplazada que cumpla con demostrar el uso efectivo de la marca “TRÉBOL” materia de cancelación por tres años consecutivos dentro del periodo pertinente entre el 29 de mayo de 2014 y el 29 de mayo de 2017. Cabe resaltar que la accionante acreditó su legítimo interés en la presente cancelación a través de la solicitud de registro de la marca “TREBOLCENTRO INTERIOR Y EXTERIOR, RINDE Y CONSTRUYE MÁS”, para distinguir también productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional, la cual se encontraba en conflicto con la marca materia de cancelación. La parte emplazada cumple con presentar sus descargos a través de pruebas que demuestran el uso de su marca durante el periodo establecido y además sustenta su defensa alegando que también es titular de la marca “TRÉBOL y logotipo” (Certificado N° 39969), que distingue productos distintos de la clase 11 de la Clasificación Internacional, la cual ha sido declarada como marca notoriamente conocida mediante Resolución N° 1853- 2017 del Expediente N° 651650-2016. La Comisión considera que las pruebas presentadas por la emplazada resultan insuficientes para demostrar el uso efectivo de la misma. Asimismo, alega que no resulta pertinente analizar la calidad de notoria de la marca alegada, declarando así fundada la acción de cancelación. Posteriormente la parte emplazada presentó su recurso de apelación contra la Resolución emitida por la Comisión, argumentando que no se está solicitando que se analice la calidad de notoria de la marca “TREBOL y logotipo”, únicamente solicitan que se haga efectiva la protección de la misma y se vincule dicha protección con la marca materia de cancelación. Motivo por el cual la Sala Especializada en Propiedad Intelectual resuelve declarar nula la Resolución emitida por la Comisión al considerar que no resultaba pertinente analizar la calidad de notoria de la marca, no atendiendo así a todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por la emplazada. La Comisión vuelve a declarar fundada la acción de cancelación por falta de uso, pero esta vez analizando la calidad de notoria de la marca alegada y reconociendo que la protección de la notoriedad únicamente es aplicable para la marca para la cual fue declarada en la clase 11, siendo esta distinta a la marca materia de cancelación en la clase 1. En ese sentido, la marca materia de cancelación no reviste la protección de la marca notoria pretendida por la emplazada y en consecuencia las pruebas aportadas tampoco resultan suficientes para demostrar el uso efectivo de la marca materia de cancelación. Ante lo expuesto, la emplazada procede a presentar nuevamente el recurso de apelación enfocándose nuevamente en que la marca notoria es una variación no sustancial de la marca materia de cancelación y por ende también debería revestir la protección de las marcas notorias. Asimismo, también adjunta una mayor cantidad de medios probatorios con la finalidad de probar el uso de la marca materia de cancelación. Finalmente, la Sala declara fundado el recurso de apelación y por ende no se procede a cancelar la marca materia de cancelación, compartiendo los argumentos de la emplazada y ampliando la protección de la marca notoria a la marca materia de cancelación a pesar de que distinguen productos distintos en clases distintas.